摘要：

禁止反悔原则是指为了获得或维持专利权，专利申请人或专利权人对专利申请文件或授权文件做出了导致专利权保护范围缩小的声明，对其放弃的专利权保护内容不得再寻求法律保护。在外观设计专利侵权诉讼中，也应当适用禁止反悔原则。

关键词：禁止反悔原则 外观设计专利侵权诉讼

禁止反悔原则目前在专利侵权诉讼中已经得到普遍应用，但是大多数都是在发明或者实用新型专利侵权诉讼中，外观设计专利侵权中鲜有禁止反悔原则的应用，本文通过“饮水机案”的研究，回答关于禁止反悔原则的概念、适用条件以及在外观设计专利侵权诉讼中的具体运用等问题，以期能够帮助知识产权律师在处理外观设计专利侵权纠纷时，更好地运用禁止反悔原则。

一、案情简介及问题引出

2000年11月8日，宁波凯森电器实业有限公司（以下简称凯森公司）向国家知识产权局申请了名称为“饮水机（一）”的外观设计专利，2001年8月15日公告授权，专利号为ZL00345196.8。2002年4月12日，凯森公司购得“正广和”牌YR5－12F型台式饮水机一台，该饮水机由华裕电器公司、上海华裕公司共同制造。凯森公司认为华裕电器公司、上海华裕公司生产的上述饮水机侵犯其外观设计专利权，遂向原审法院提起诉讼，请求判令华裕电器公司、上海华裕公司停止侵权行为、连带赔偿经济损失30万元、公开赔礼道歉并承担案件诉讼费用。

一审法院认为，本案争议的焦点集中在被控侵权饮水机的设计是否与专利设计相近似。华裕电器公司、上海华裕公司认为，被控侵权饮水机设计与专利设计不相近似，主要是专利前额不同： “饮水机的顶盖有一向上凸起的圆台形平座，饮水机的前额是从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边”，该特点是国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）认为涉案专利与现有技术的区别之一。而这种前额与前台之间的位置或过渡关系在被控侵权产品中没有体现。但一审法院并没有采纳该理由，认为被控侵权产品和专利产品相近似，侵权成立。华裕电器公司和上海华裕公司均不服，依法提起上诉。

在二审中，华裕电器公司和上海华裕公司称：一审判决没有适用“禁止反悔”原则。专利复审委第5077号无效决定中，维持本案专利权有效的主要理由之一为“本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边”，该特征是本案专利的重要特征，原判对此未认定，淡化了被控侵权产品与专利的差别，从而作出错误结论。

二审法院认为，在进行侵权比对认定之前，首先应当确定涉案专利的保护范围，只有落入了专利保护范围内的被控侵权产品才构成侵权。而对于经过无效宣告程序的专利权，法院应该审视专利权人在有关文件中所作出的对专利保护内容的理解以及对专利保护范围的限定的陈述，同时也应更为关注专利复审委作出维持专利有效或宣告专利无效的决定的理由，并借助此陈述和理由，以确保专利的保护范围不作扩大或缩小的解释，保持对专利保护范围解释的一致性。

本案中，华裕电器公司、上海华裕公司曾就涉案专利“饮水机（一）”（专利号ZL00345196.8）向专利复审委提出无效宣告请求，专利复审委作出了维持专利权有效的第5077号审查决定，该决定后经一、二审行政诉讼，最终被维持。该决定认为将专利与对比文件相比较后，二者整体形状相近似，均近似于正方体；各部分之间所设计零件的安放位置均相同。二者主要区别点在于：1、饮水机前额形状不同，本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，前额底边为向下半圆弧形；2、接水槽形状不同，本专利接水槽为圆弧形，前缘与前额相等；3、饮水机的侧面不同，本专利饮水机侧面为纵向凸面。该决定还同时认为饮水机的正面是该类产品的视觉要部，上述区别点1、2为显著差别，区别点3属于局部细微差别，鉴于本专利与对比文件形状存在显著差别，从而以此为由维持了涉案专利的效力。由此，我们不难看出涉案专利得以维持有效的理由在于其在前述的三个方面存在着与现有外观设计的显著差别，这些差别构成了该外观设计专利中具有创新的部分。因此，在考察涉案专利的保护范围时，应当将前述几项区别点作为专利的重要特征，并在侵权判定时加以比对。从主视图看，专利饮水机的前额是从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，且上缓坡与边柱之间形成过渡沟，该过渡沟一直延伸到用于安装接水桶的环唇；被控侵权产品的前额与边柱之间较为连贯，形成一整体，没有分界线。而被控侵权产品的特征正是在专利无效中专利权人认为区别其外观设计专利的地方，因此应当适用禁止反悔原则。最终认为华裕电器公司、上海华裕公司不构成侵权。

“饮水机”案专利产品与被控侵权产品对比图

    本案是外观设计专利侵权诉讼中应用禁止反悔原则的典型案例。由此引发了这么几个问题： 1、什么是禁止反悔原则；2、外观设计专利侵权诉讼能否适用禁止反悔原则；3.外观设计专利侵权诉讼适用禁止反悔原则需要满足什么样的条件。

二、禁止反悔原则的概念

关于禁止反悔原则的概念，国内学者尚无统一的定义。而在所查找的文献当中，无外乎三种做法：第一种就是直接套用美国的专利审查历史禁止反悔原则（prosecution history estoppel）的概念；第二种则是引用我国官方的规定；第三则是另辟蹊径，给出自己关于禁止反悔原则的观点。

专利审查历史禁止反悔原则从其发展渊源来看，实际上是英美契约法上的“禁反言”原则在知识产权法中立地生根后，与专利法相结合的产物。禁反言，包括很多种类，有衡平禁反言、行为禁反言、财产性禁反言、允诺禁反言等，其中得到最普遍使用的是“允诺禁反言”。允诺禁反言在英美传统意义上使用时有一个条件，即“被他人信赖”，但禁止反悔原则应用到专利侵权判定中，已经不再考虑“被他人所信赖”。有人认为允诺禁反言和禁止反悔原则在形式、意思表示、主观要件、适用范围、功能五个方面不同。

在美国，专利审查历史禁止反悔原则抗辩表达方式为：“你告诉专利局你的发明不包括什么，专利局相信了你，因此你不能在专利侵权诉讼中再次主张以反对专利局。”虽然美国的专利审查禁止反悔原则和我国专利法中的禁止反悔原则本质是相同的，都是禁止出尔反尔。但是我们也要注意到美国专利法中的专利审查历史禁止反悔原则的发展经历了上百年的时间，其最早可追溯到1879年的Leggett V. Avery案，之后有段时间甚至叫做专利档案禁止反悔原则。而且中美专利法律制度存在很多区别，比如说美国的专利并不包括外观设计。即使在套用的时候注意到了这种区别，但在概念上并不能体现出来，难免会给人带来困惑。因此第一种关于禁止反悔原则定义的做法并不是很好。

相对于第一种做法而言，第二种做法就显得权威得多。我国官方开始规定禁止反悔原则，最早是在2001年。当时北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，其中第43条规定：“禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。”

但是北京市高院这个规定并不具有法律效力，只能是作为专利侵权诉讼审理的参考。而且2008年专利法经过了修改，其中的撤销程序已经取消。时至今日，用北京市高院2001年的规定来定义禁止反悔原则已经显得过时。

2010年1月1日起开始施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵权专利权纠纷案中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”应当认为这是我国首次从法律层面规定了禁止反悔原则。但规定过于模糊和简单化，回避了许多问题，比如回避了专利权人修改或陈述意见时主观目的性的问题，回避了禁止反悔原则是专利权保护范围解释工具的问题等。

于是我们把目光投向了第三类定义，也就是根据自己对禁止反悔原则的理解做出定义。这些定义着眼于禁止反悔原则的本质，试图给出精确的诠释。但是仔细阅读下来，还是发现这些定义存在着大大小小的问题：

（1）没有将专利无效程序中的禁止反悔考虑进来。这类定义以程永顺为代表。早在1998年，程永顺就对禁止反悔原则进行了定义：“禁止反悔原则，顾名思义，就是指如果专利权人在专利申请中放弃了某些内容，在以后的专利侵权诉讼过程中，专利权人不能把这些内容重新捡回来，并且用来对抗被控侵权人。”但是该定义最大的缺陷是没有把专利无效过程考虑进来，并且在专利申请中不存在专利权人这一说法。

（2）认为禁止反悔原则的适用应当以等同原则为前提。这类定义以Black’s Law Dictionary为代表，其对禁止反悔原则的解释“专利法上的禁止反悔原是指专利权人在专利申请期间放弃的某些权利要求或者对某些权利要求的解释，此后不得以等同原则来重新要求已经放弃的内容。”实际上禁止反悔原则的适用与等同原则没有关系，只不过两者在一定的范围内重合了而已。这一点会在第三部分中详细论述。

（3）认为外观设计不适用禁止反悔原则。有人认为禁止反悔原则是指专利申请人和专利权人在专利授权或维持过程中，为满足专利法的要求而通过书面声明或者记录在案的陈述，对发明或者实用新型专利权利要求的保护范围所作的任何放弃、限制、修改、承诺，在专利侵权诉讼中禁止反悔，人民法院不应当将其解释到专利保护范围。该定义最大的缺陷是认为外观设计不适用禁止反悔原则，外观设计是否适用禁止反悔原则应当着眼于外观设计适用禁止反悔原则与发明、实用新型适用禁止反悔原则的区别，而不是想当然，因为外观设计不适用等同侵权抑或实践上鲜有外观设计适用禁止反悔原则的案例就认为外观设计不适用禁止反悔原则。 

（4）对可以造成禁止反悔的情形概括不够全面。一些定义着眼于修改或陈述意见导致禁止反悔原则适用的情形，这类定义未提到声明二字。在没有修改或陈述意见的某些特定情况下也能导致禁止反悔原则的适用。另一些定义都提到了“书面声明”或者“声明”这样的字眼，但是都认为修改并不是声明的方式，于是这些定义往往采用下述的表达方式：“……声明或修改……”。但是本文的一个重要观点就是认为修改或陈述意见也不过是声明的一种方式。因此本文尝试用声明一词概括包括修改、陈述意见等诸如此类等导致禁止反悔原则适用的情形。

（5）对禁止反悔原则产生的阶段认识不够充分。禁止反悔原则的产生阶段仅限于专利申请和无效程序，这两个阶段都是为了获得或维持专利权，而在司法程序中，所谓的“对专利权保护范围有限制性作用的承诺”并不具有维持专利权的作用，而只是一种诉讼上的妥协或者放弃，属于间接禁反言的范畴，并不是专利法意义上的禁止反悔。因此在司法程序中有禁止反悔原则产生的可能。

鉴于以上的分析，用声明概括能产生禁止反悔原则的各方式，用获得或维持专利权限制禁止反悔原则产生的阶段，同时力求简介明了，对禁止反悔原则做如下定义：

为了获得或维持专利权，专利申请人或专利权人对专利申请文件或授权文件做出了导致专利权保护范围缩小的声明，对其放弃的专利权保护内容不得再寻求法律保护。

三、外观设计专利侵权诉讼能否适用禁止反悔原则

对于外观设计是否适用禁止反悔原则，有两种截然对立的观点。一种观点认为外观设计不适用禁止反悔原则，另一种观点认为外观设计可以适用禁止反悔原则。反对的理由有可分为这么几种，第一种理由是认为禁止反悔原则的适用以等同原则的适用为前提，而外观设计是不存在等同侵权的，因而外观设计不适用禁止反悔原则；第二种理由是有人将美国的专利申请历史禁止反悔原则等同于禁止反悔原则，而在美国专利法中并不包括外观设计，因此禁止反悔原则不适用外观设计。

程永顺法官就持这种观点，他认为：“禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权不能适用等同侵权，当然，也不适用禁止反悔原则。”

对于等同原则是禁止反悔原则适用的前提这个观点，笔者并不赞同。既然禁止反悔原则的适用并不以等同原则为前提，那么外观设计适用禁止反悔原则也不得因其无法适用等同侵权而遭到否定。而至于美国专利申请审查历史禁止反悔原则仅适用于发明和实用新型，但是不能简单地套用美国的专利制度来否定外观设计适用于禁止反悔原则。因此上述两种理由都显得牵强。

实际上外观设计专利侵权诉讼也应当适用禁止反悔原则。从禁止反悔原则适用的条件来看，在专利申请或无效过程中专利申请人或专利权人同样可以通过声明来消除实质性缺陷从而获得专利权。而且前文我们已经讨论了外观设计中可能缩小专利权保护范围的实质性声明，因此从理论上来说，外观设计适用禁止反悔原则是完全可行的。

从实务上来看，最早出现外观设计适用禁止反悔原则的案例是“音乐首饰梳妆台案”。在该案中，被告就按照禁止反悔原则，其产品不构成侵权。这是因为在专利无效程序中，原告为了保住专利权，承认其产品与澳大利亚阳光贸易公司产品介绍中型号为ST161的音乐首饰梳妆台存在不同，而被告的产品恰好和ST161音乐收拾梳妆台一样，因此根据禁止反悔原则，原告不得将已经放弃的内容重新纳入到保护范围。

四、禁止反悔原则在外观设计专利侵权诉讼中的适用条件

在Festo案中，美国最高法院认为适用禁止反悔原则应当具备两个条件：其一，修改权利要求的原因是为了获得专利权；其二，修改缩小了权利要求的范围。受此观点的启发，结合我国实际以及前文的论述，禁止反悔原则产生的原因不应当只有修改一种，应当以声明囊括了导致禁止反悔原则产生的方式，修改只是其中的一种方式。另外是为了获得专利权，仅仅考虑到了专利申请过程，而没有考虑无效过程。对于禁止反悔原则产生的阶段范围过窄，因此应当用为了获得或维持专利权来代替。经过这么一番修正，那么禁止反悔原则的适用条件就呼之欲出了。

但我们还必须考虑到其他学者的一些特别的观点。比如有人认为适用禁止反悔原则应当符合这个条件：专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃是明示的。其实默示的声明也是可以导致禁止反悔原则的适用的。

鉴于以上的分析，禁止反悔原则的适用应当符合下列两个条件：

（1）声明对获得或维持专利权产生了实质性的作用

（2）声明缩小了专利权保护范围。

所谓实质性作用是指声明对获得或维持专利权所产生的有利作用。结合《专利审查指南》，笔者认为对于外观设计专利而言，能够产生实质性作用的声明有：（1）不属于现有设计的声明；（2）关于图片、照片清楚的声明；（3）关于单一性的声明。

如果在外观设计的申请或无效过程中，专利权人为了获得或维持专利权，做出上了上述声明，并且声明导致了专利权保护范围的限缩，那么就放弃的保护范围不得再寻求法律保护。

五、结语

从笔者的分析来看，外观设计专利侵权诉讼中是完全可以应用禁止反悔原则的，这对于知识产权律师，尤其是代理外观设计专利侵权诉讼被告的律师而言，是极有意义的。在具体应用禁止反悔原则时，应当考察原告在外观设计专利无效中的意见陈述，分析专利复审委员会无效宣告决定书里维持外观设计专利权有效的理由及其与现有技术的区别，并着重考察该区别在被控侵权产品上有无体现。如果有体现，就可以运用禁止反悔原则将该区别从原告专利权的保护范围中剔除，从而达到抗辩目的。

作者简介：

王晶律师：南京知识律师事务所律师,专利代理人，专业从事知识产权法律服务，现任南京市律协知识产权业务委员会委员，南京市律师协会“青年律师知识产权沙龙”秘书。2015、2016年度分别获得“南京知识律师事务所优秀律师”荣誉称号。中华全国律师协会《中华人民共和国反不正当竞争法》修改课题组成员。

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责任编辑：陈杰




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