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知识产权证据规则研究 ——由几则专利纠纷案引发的思索
南京知识律师事务所 张苏沛
作者:张苏沛   日期:2016-03-01    阅读:1,760次

摘要:

知识产权纠纷案件作为民商事纠纷案件中的重大疑难案件,其证据规则值得研究。因为知识产权证据的举证时间、期限、方式、责任分配,决定了案件能否立案、审理是否该中止、不侵权抗辩还是现有技术抗辩、赔偿额度的确定等等。中华人民共和国专利法相关规定、最高人民法院相关司法解释、以及法学者相关解读,均说明知识产权领域中证据规则的复杂性、不确定性、有别于普通民商事案件证据的独立性。本文从法律实务角度探讨专利纠纷案件中无效宣告证据与中止审理的关系、公知常识证据与确权审理的关系、在先销售证据与滥用诉权的关系等。

 

关键词  专利诉讼 证据规则 公知常识 在先销售

 

众所周知,在专利侵权纠纷案中,作为被告一方在抗辩过程中最常用、最有效的一种手段就是对涉案专利在法院规定的答辩期内及时向国家知识产权局专利复审委员会提出“专利权无效宣告请求”,该方法应用得当有时可以起到釜底抽薪、反败为胜的效果。因此,法院在下发举证通知书时一般特别提醒被告,如果15日答辩期内提出了无效宣告请求,应将所有证据材料同时提交给法院,法院视具体情况确定是否中止审理。但是,无效宣告的举证期限与侵权诉讼的举证期限并不完全重合,有时会出现尴尬的局面。例如实用新型专利《一种新型输油管总成》(专利号为ZL98225846.1)涉及到一起侵权纠纷案,本案最值得从知识产权证据规则的角度予以特别关注的是:一审被告在法定答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会提出了宣告涉案专利权无效的请求,并据此请求一审法院中止该案的诉讼,而一审法院没有中止诉讼并作出被告侵权成立的判决。但在一审法院判决下达后,国家知识产权专利复审委员会却以涉案专利缺乏新颖性和创造性为由宣告涉案专利权无效!

出现上述尴尬局面的原因,恰恰在于对于专利侵权纠纷案件中有关证据和程序问题的不当把握和适用。在实用新型专利侵权纠纷案件中,关于“不中止诉讼”的理由,应当予以认真审视。这一问题具有一定的代表性,因而值得仔细评析。

不当之一,是对被告方提出中止诉讼的理由的审查不当,不能公平、公正地体现相关司法解释的精神。

在实用新型专利侵权诉讼中(包括一些发明专利侵权诉讼),受诉法院对于被告针对涉案专利权提出无效宣告请求并因此要求中止诉讼请求的审查,过多偏重涉案专利的“新颖性”是否被破坏的理由上。也就是说,法院只有在被告提出宣告涉案专利权无效请求的证据确实破坏了涉案专利新颖性的情况下,才认为中止诉讼的理由成立,而对于被告以其他的理由,诸如涉案专利缺乏“创造性”或“实用性”、“说明书公开不充分”等理由而针对涉案专利权提出无效宣告请求并因此要求人民法院中止诉讼的,则往往以该请求不符合最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(下简称《规定》)第九条的规定而不中止诉讼。尤其是对于原告出具了专利检索报告(申请日在2009年10月1日之后的为专利权评价报告),且检索报告表示未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性技术文献的,法院往往不管被告提出宣告涉案专利权无效的理由如何,大多不同意被告中止诉讼的请求。

应该说,在实用新型专利侵权纠纷中,在处理被告要求中止诉讼的问题上的上述做法,是值得商榷的。

其一,《规定》第九条关于“被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼”的规定,并未限定宣告涉案专利权无效的理由仅仅是“丧失新颖性”问题。事实上,根据《专利法实施细则》(2010年修订)第六十五条第二款的规定,可以依法提出宣告专利权无效的理由,不仅仅包括该专利不具备“新颖性”的问题,还包括该专利不具备“创造性”或“实用性”、“说明书公开不充分”、“权利要求不完整”等问题,而这些问题也都是实用新型专利因未经过实质审查而可能存在并导致专利权应当被宣告无效的。尤其是上述这些问题,除“创造性”问题之外,又恰恰是专利检索报告所不涉及的。因此,仅以“新颖性”问题是否具备来审查和判断被告对涉案专利权提出的无效宣告请求的理由是否基本成立,以及中止诉讼请求的理由是否充分,是否符合《规定》第九条的要求,恰恰是不符合《规定》第九条规定的本意的。

其二,目前,原告出具的专利检索报告,都是建立在专利文献的检索和对比之下的,而不涉及专利文献之外的其他文献。因此,专利检索报告关于被检专利“新颖性”和“创造性”的评价并不全面,己是一个不争的客观事实。而目前,被告针对涉案专利权提出的无效宣告请求,所依据的恰恰多是非专利文献,如教科书、工具书、手册等。在这种情况下,仅以原告出具了专利检索报告,而不顾及专利检索报告所引用的对比文献的种类和范围,也不顾及被告提出无效宣告请求时所援引的对比文献的种类和范围,尤其是被告所援引对比文献的内容,就不采纳被告中止诉讼的请求,是不恰当的,也是不符合《规定》第九条的本意的。事实上本案例就典型地说明了这个问题。

不当之二,是不能准确地公正地适用“新证据”的规定。

在本案例审理期间被告在收到应诉通知书时,法院所指定的举证期限是30日。其间,被告在答辩期间内(15日)向国家知识产权局专利复审委员会针对涉案专利权提出无效宣告请求。但后来,被告又发现一份对涉案专利权的“新颖性”和“创造性”产生实质性影响的对比文献,为此,根据专利法关于在提出专利权无效宣告请求后一个月内可以补充证据的规定,被告于该法定期限内向国家知识产权局专利复审委员会补充提交了该份对比文献。但当被告将该份足以影响涉案专利权效力,能对诉讼结果产生实质性影响的补充证据提交法院时,法院却以“超过举证期限”为由拒绝接受,并在不涉及该份补充证据的情况下,作出了被告侵权成立的判决。事实上,国家知识产权局专利复审委员会恰恰是依据被告补充提交的该份对比文献,认定涉案专利与之相比,不具备新颖性和创造性,从而宣告其专利权无效的。

这表明,对于专利侵权纠纷而言,由于专利权无效宣告程序中证据提交的期间与人民法院所设定的30日举证期限并不完全重合,最多可滞后15天,而被告针对涉案专利权提出无效宣告请求后,随着调查收集证据工作的深入进行,往往在一个月补充证据期限的后期能调查收集到更有效充分的证据,即这些证据更有可能影响专利权的效力,进而影响人民法院对侵权纠纷的判决结果。但这些在专利权无效宣告程序允许的补充证据期限的后期所形成的证据,一般都必然会超出人民法院所指定的30日的举证期限,因此,人民法院对于被告超出举证期限而符合无效宣告程序所提交的证据坚持不采信,就可能导致判决结果与专利权无效宣告审查结果的根本性对立。

对此,作为处理专利侵权纠纷的法院和诉讼当事人都应当认真注意这一类问题的存在。一方面,人民法院处理专利侵权纠纷,在设定举证期限时,应充分考虑与被告提出的宣告专利权无效的程序期限衔接问题,不要机械地千篇一律地指定为30日;另一方面,对于被告提出的确实符合专利权无效宣告程序的新的证据,应当予以接受,并据此和其他证据一并考察是否中止诉讼的问题。须知,这些证据事实上对审判结果是可能产生实质性影响的,而且,就是根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规则,人民法院对于确实在举证期限届满后所发现或获得的证据,也应当视为新的证据而予以接受。从另外一个角度,诉讼当事人也要注意及时向法院申请延期举证和向复审委申请加急审查,全方位、多途径的维护自身的合法权益。

上述案例仅仅从举证期限方面简单说明了知识产权证据规则的准确适用方式,但事实上,在专利确权行政纠纷案件中证据的举证采信问题和公知常识性证据的适用问题也值得注意。

实用新型专利《电子多联开关》(专利号为ZL00219815.0)侵权纠纷案中,被告同样向专利复审委员会提起了无效宣告请求,要求专利复审委员会依法宣告该专利全部无效。但是,专利复审委员会经审理认为:“在判断创造性的过程中,若没有证据证明权利要求与对比文件的区别技术特征为本领域的公知常识,则该权利要求相对于该对比文件具备创造性”,维持了部分专利权有效。无效宣告请求人不服该决定,依法向人民法院提出行政诉讼,请求法院撤销专利复审委员会作出的《无效宣告请求审查决定》,最终法院支持了该请求,判决专利复审委员会证据采信不当。该专利确权案件中就涉及到公知常识类证据的举证问题。

专利复审委员会之所以败诉,原因有两点:

第一,本案例涉及的专利是实用新型专利,特别涉及到关于公知常识的范围和举证与认定问题。所谓公知常识,如果属于《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十八条第(一)项规定的“众所周知的事实”的范畴,则当事人无需举证证明,或者说,当事人的举证不受举证期限的限制,可以开庭前、庭审中、甚至判决前提出。理由是:(1)所谓众所周知的事实即为特定时空范围内的某一领域的一般社会成员所公知,不一定是社会上每一个人都知道的事实。一般人知道或者借助一定的手段能够知道的事实,便是众所周知的事实。因此,在专利案件中的公知常识通常是指专业领域内的众所周知的事实,即本领域的普通技术人员在专利申请日之前所公知的一般技术常识。(2)众所周知的事实属于证据学上司法认知的内容。法庭可以在诉讼中的任何程序或者阶段主动或者应当事人的请求采取司法认知认定案件所涉众所周知的事实,不受举证时限限制。众所周知的事实必须为审理案件的法官所知晓,但并不要求法官事先就已经知晓。如果法官对一方当事人所陈述的众所周知的事实并不知晓,或者在法庭由于资料欠缺无法采取司法认知时,主张该事实的当事人应当提供足以认定该事实的资料。(3)当事人一方对对方主张的或者专利复审委员会认定的公知常识提出异议的,对方当事人或者专利复审委员会有责任提供有关资料或作出充分说明。(4)有相反证据足以推翻司法认知所认定的事实的,主张该事实的当事人需举证。(5)法院认定众所周知的事实不受司法审查案卷外证据排除规则的限制,行政机关在行政程序中未记入案卷的众所周知的事实,在诉讼中也可以予以认定。

第二,具体到本案例,涉案专利在被提出无效宣告请求时即已提出了相关证据,但该证据的举证是在法律规定的无效宣告请求之日起1个月之后才提交给专利复审委员会的。无效宣告请求人在口头审理时的陈述中亦进一步强调了证据材料涉及的相关内容是本领域普通技术人员熟知的技术,无需付出辛苦的劳动,涉案专利权利要求中使用对应的技术特征不具备创造性,并在口头审理时提交的书面意见陈述书中结合提交的证据具体说明了上述无效宣告理由。《审查指南》第四部分第三章第4.3.1节规定,请求人在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的,后补充的证据应该予以考虑。无效宣告请求人在口头审理辩论终结前提交了用于证明公知常识的证据,而专利复审委员会对该部分证据不予考虑显然违反了《审查指南》的上述规定。

除上述两案例提及的证据规则的使用问题外,正如前文提及,在专利侵权纠纷中,作为被告一方,正常的审判或抗辩思路是:答辩期内向专利复审委员会提起专利权无效宣告请求,同时向法院申请中止审理;等待专利复审委员会无效宣告请求决定生效后,法院再继续审理。但具体到实际案例,也不可刻板地使用该证据规则。司法实践中都知道,在先销售的证据有着共同的特点:取证难、争议大、诉讼常常经过多级审理才生效,如果在侵权诉讼中,专利利人再滥用诉权,查封被告的账户、请求法院颁发禁止令、拖延确权诉讼,在这种背景下,中止审理反而可能不是最佳选择。外观设计专利《汽车前照灯(H-QZ-1488×453)》(专利号为ZL200630085948.8)和《汽车后尾灯(Z-HX800×400)》(专利号为ZL200630142416.3)涉及的就是这类典型案例。

本案例的当事人(被告)在侵权诉讼中反其道而行之,虽然在法定期限内也提出了专利权无效宣告请求,但却向法院请求继续审理,不要中止。最终,侵权诉讼案件不到五个月的时间审结,确权案件却进行了2年的时间才产生法律效力。当事人的权益得到了最大限度的维护:不仅被查封帐户内的百万资金得以及时解封,并且相关产品可以不受阻碍的继续生产销售,同时反诉原专利权人滥用诉权要求赔偿损失,因损失没有扩大,其合理请求部分得到了法院的支持。该案例中,被告对证据规则的灵活运用和对诉讼案件的处理方式值得赞赏。

本案例中,被告以两种运用证据的思路同步对抗原告的诉讼:一是现有技术抗辩,被告认为与涉案专利外观设计完全相同的产品已经于申请日以前在国内公开使用过,根据《专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的相关规定,被告使用的是公知设计,不构成侵权;二是不视为侵犯专利权抗辩,被告认为自己在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用,因此不视为被告侵犯了原告的专利权。

所谓现有技术抗辩,也称公知技术抗辩。现有技术,是指涉案专利申请日(有优先权日的指优先权日)以前的已有技术,既包括他人享有专利权的现有技术,也包括他人不享有专利权的现有技术,也就是所谓的自由公知技术。该案例的现有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物与外观设计专利所记载的图片或照片相同或等同的情况下,如果被控侵权物与一项公知设计(申请日前的外观设计产品)也相同,那么侵权就不成立。其理论依据是,专利权人只能从其真正的发明中取得利益,而对于公知设计,专利权人不享有任何独占性质的权利。

实践操作中,现有技术抗辩最关键的一步就是证据如何被法院采信问题。本案例中被告巧妙使用国家关于机动车强制性规定的文件,再通过现场公证取证的方式保证了该关键证据(国内在先使用)的真实性,又通过向法院申请现场勘验,保证了外观特征比对的关联性问题。

所谓不视为侵犯专利权抗辩,法律依据是我国专利法(2008年修正)第六十九条第一款第(二)项,行为人享有的这一权利一般称为“先用权”。

在本案例中正确适用先用权的关键在于把握先用权成立的条件:①时间条件,在先使用行为必须是在该项专利的申请日或优先权日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好了制造、使用的必要准备;②独立性条件,先使用人所使用的发明创造必须是独立完成或者合法获得的且应与专利权人无关,以非法途径得到的发明创造不能产生优先权;③使用性条件,先使用人必须在他人专利申请日前至少已经做好了制造或者使用的必要准备;④使用范围条件,先用权的制造或使用行为,只限于原有的范围之内,不得扩大使用范围。该案例中,因汽车车灯是国家质量监督部门的强制检验项目,所以被告提供的国家汽车质量监督检验中心的《检验报告》,具有极大的权威性,当然被法院所采信。

最后,鉴于专利案件的复杂性,其诉讼的流程极其漫长。本案例中,如果被告按照常理答辩,先请求中止审理,等专利复审委无效宣告请求决定生效后再请求法院继续审理,虽然也可以确保胜诉,但是诉讼时间大约要延长一至两年,而一两年时间不仅耗费被告大量人力财力,并且被查封帐户中的百万资金也无法启用。因此,本案例被告反其道而行之,请求法院直接进行诉讼案件的审理,无需等待专利复审委员会对涉案专利的无效宣告请求结论。这样一来,既保证了诉讼案件的尽快审结,而诉讼案件的结论又反过来会影响专利无效宣告请求决定。当然,因本案例的在先销售的产品是原告(专利权人)自己销售的产品,其又申请专利进行维权,最后反诉中被法院裁定滥用诉权,专利权人反而赔偿了被告(反诉人)的诉讼损失。

上述三案例在于抛砖引玉,浅显地说一说专利纠纷案件中证据的基本运用方式。事实上,知识产权证据规则在诉讼案件中有着极其重要的作用,尚需进一步深入研究。

 

 

 

作者简介:

张苏沛:南京知识律师事务所合伙人律师、专利代理人,专注专利法律服务16年,专业从事专利申请、专利无效、专利诉讼等专利实务工作。


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    责任编辑:陈杰



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